专利代理人在撰写专利申请文件前,通常会收到专利发明人提供的技术交底。技术公开有助于专利代理人对技术的深入了解,使专利代理人能够从客观的角度对技术公开中的技术方案进行拆分,并根据现有技术对每一技术方案的创新性进行逐一比较,形成专利申请技术方案在专利申请文件中具有适当的权利要求保护范围。

技术公开是申请人向专利代理人提供的技术信息,是反映发明或者实用新型技术内容的书面材料。技术公开一般是在发明人的主观意识下完成的,因此会用更多的技术语言来阐述技术方案。其中,技术公开主要包括发明名称、技术领域、背景技术和发明内容。需要注意的是,技术公开的重点是对技术方案的描述,专利代理人需要搜索和分析与该技术方案最接近的现有技术,以检验相应技术方案的创新性。

本发明公开的发明名称一般以“功能+常用术语”的形式命名,可以直接表示技术方案的主要功能点。专利代理人可以从发明名称的字里行间初步猜测技术公开的主要描述对象和发明点,便于对技术公开的整体理解。专利代理人在撰写专利申请文件时,需要将发明名称转化为发明主题,应当在全面了解技术公开的情况下完成,避免在技术公开中直接使用发明名称。

与本发明主题有关的形式要求记载在《审查指南(2010)》中,在此不再赘述。在实际撰写专利申请文件时,发明主题还应当符合下列条件:

1、与权利要求书记载的主题相对应,按照语法规范用清晰的语言准确表达,与全文一致;

2、不要直接反映发明点,避免被试名称进一步缩小专利保护范围;

3、为了寻求合理的保护范围,使用了本领域的技术术语和常用术语,并对本发明的主题进行了适当的描述。

4、本发明公开的技术领域一般与发明名称相对应。然而,专利申请文件中对技术领域存在着明显的区分,甚至该领域的技术人员也存在一定的局限性,导致专利申请文件与现有技术在创新性比较上存在一些误解。

审查指南(2010年)明确规定了“技术领域”,记录如下:

1、发明或者实用新型的技术领域,应当是被保护的发明或者实用新型的技术方案所属或者直接应用的具体技术领域,而不是其上级或者相邻的技术领域,也不是发明或者实用新型本身。

2、技术公开的背景技术主要是发明人在市场环境和技术环境相结合的基础上形成的书面手稿。背景技术主要反映技术问题或技术现状的技术解决方案。其中,背景技术的内容往往与技术解决方案的技术内容重叠,因此专利代理需要特别注意背景技术,将每一个技术问题与背景技术分开,并对每一个技术问题进行分级,确定最重要的技术问题在背景技术。从技术公开中的背景技术中发现的技术问题,可以更好地帮助专利代理人划定专利保护范围,实现专利的多层保护,保护专利的上、中、下位置免受产业链的侵害。

《评审指南》(2010)中规定了“背景技术”,记录如下:

1、“发明或者实用新型说明的背景技术部分应说明有助于理解、检索和审查本发明或实用新型的背景技术,并应尽可能引用反映该背景技术的文件。

2、此外,在本规范的背景技术部分,也应客观指出背景技术存在的问题和不足,但这些问题和不足只与本发明或实用新型技术解决方案所解决的问题和不足有关。如有可能,说明此类问题和缺点的原因以及解决这些问题时遇到的困难。”

3、值得注意的是,背景技术避免了多个技术问题,权利要求中的排他权不能同时解决多个技术问题,导致专有权缺乏必要的技术特征,这使得***技术解决方案无法解决背景技术中的技术问题。

4、此外,在描述背景技术中与技术解决方案相关的现有技术时,应避免过于详细地描述现有技术。因为如果在现有技术描述中存在与技术解决方案的发明点类似的技术内容,那么本领域技术人员很可能在现有技术的基础上通过合理的推测和演化,揭示技术解决方案的发明点,因此,在技术背景下存在与技术解决方案的发明点相关的技术启示风险,导致技术解决方案的失败,减少了创新。

5、技术公开中的发明内容在技术公开中占有很大的比重。本发明内容包括解决技术问题的具体技术方案及相应的技术效果。结合背景技术,发现了原有技术中的技术问题,对技术问题进行了主要的研究开发,形成解决技术问题的技术方案,产生相应的技术效果。可以看出,发明人在编写技术公开时,将背景技术一一对应于发明内容,因此专利代理人需要从技术公开中挖掘出最重要的技术问题,这有利于更好地连接技术交底中提到的技术方案,形成完整的技术解决方案,从而至少涵盖技术交底中提到的技术方案的内容。

以下是作者工作经验总结:

1、首先,专利代理需要结合技术交底中技术方案的描述和相应的图纸,了解技术方案,并挖掘技术方案的实质内容。为帮助理解技术方案,专利代理机构还应对相应的技术内容进行搜索和分析,找出技术方案与现有技术的区别,从而清晰地反映出技术方案在索赔中的创新,更好地实现对技术方案的合理保护。

2、其次,对于一些技术解决方案的细节,需要与发明人多次沟通。沟通可以是书面的或口头的,但需要记录下来。技术层面上,专利代理所理解的技术方案一般不如发明人透彻,专利代理人可以在与发明人沟通时复述技术方案的主要发明点,在复述中可以得到发明人的认定和进一步改进,以确保专利代理理解的技术方案的准确性。

3、从技术方案中得出技术效果,解决相应的技术问题。技术效果的推导是技术方案的再现,与技术方案是分不开的。技术方案的再现合理地反映了技术效果,使技术效果的讨论充满了逻辑性和层次性,使技术效果与技术问题相适应。

4、总之,专利代理人在编写专利申请文件之前,必须了解技术交底,与发明人沟通。发明人提供的技术交底需要专利代理人对其进行处理,转化为具有法律效力的专利申请文件。其中,技术方案与背景技术专有权所体现的技术效果必须有明确的对应关系,才能追溯发明人的整体发展历史,至少要涵盖发明人在专利申请文件中描述的技术方案,合理地为申请人/发明人的技术创新寻求保护范围。