2001年,谢瑞林为“老谢芥末”包装袋申请外观设计专利。2006年2月,该外观设计的专利权因未缴纳年费而终止。同年8月,谢瑞林与谢新林经营的酱制品厂签订了版权转让合同,并将上述专利中的图片作品产权无偿转让给该厂。

2012年12月,谢新林从叶根木的批发部购买了一盒海宁明阳食品有限公司生产的榨菜。谢新林认为芥末袋正面图案是自己的著作权设计,遂向法院提起诉讼,要求判令叶根木、明阳停止侵权并赔偿损失。

本案争议的焦点是:涉案外观设计专利权终止后,能否利用外观设计图片的著作权阻止他人实施外观设计专利权。对此有三种不同的观点

种观点认为,应当审查原告的著作权是否在有效保护期内,两被告的行为是否属于合法许可或者合理使用。著作权在保护有效期内,著作权法没有其他规定的,原告有权依照著作权法要求两被告承担侵权责任。本案中,谢瑞林创作完成的设计图片,具有合法著作权。作为受让人,原告谢新林有权禁止他人使用该图片。但是,本案中两被告人使用类似图片不存在法律许可或者著作权法的合理使用,因此构成著作权侵权。

第二种观点认为,著作权与外观设计专利属于不同的权利序列。版权关注的是具有的艺术美。它要求作品由作者独立完成,是作者个性和个性的外化,具有一定的创作高度。外观设计专利属于工业产权,更注重产品设计方案的创新。它要求产品的新设计具有新颖性,明显不同于现有设计或现有设计特征的组合。二者的保护方式和强度也不同。因此,芥末袋可以受到著作权和外观设计专利的保护。涉案外观设计专利权期满,不影响泡菜包装袋著作权的存在和行使。两被告未经许可擅自使用与权利人拥有的著作权作品基本相同的包装袋,构成著作权侵权。

第三种观点认为,在专利有效的条件下,携带外观设计的外观设计专利图片有两种权利,但著作权的行使应受到专利制度的限制。设计失败后将进入公共领域,不能被他人使用。本案是实施无效外观设计专利,不构成著作权侵权。

无效外观设计专利的实施不侵犯外观设计作品的著作权

1外观设计专利权终止后,外观设计图片的著作权不会自动消灭

在知识产权领域,一项权利消灭后,其存续期间产生的新权利可能继续存在;同样,如果同一标的拥有两项以上的权利,一项权利的消灭不一定导致另一项权利的消灭。例如人民法院在审理“晨光笔特殊装潢”不正当竞争案时[(2010)民地字第16号]规定,在外观设计终止后,如果该外观设计构成驰名商品的独特包装和装饰,不影响权利人获得反不正当竞争法的保护。其中一项权利的终止不一定导致其他权利同时失效。同样,外观设计专利权终止后,该外观设计作品的著作权(如有效存在)也不会自动消灭。

2终止后使用外观设计专利,不构成对外观设计作品著作权的侵犯

著作权虽然是一种世界性的权利,但任何权利的行使都不是无限扩张的,著作权也不例外。设计形象的著作权不会自动消灭,这并不意味着著作权人一定可以阻止公众自由实施已经终止和无效的设计。对于终止的外观设计的实施,不宜认定该外观设计图片的著作权受到侵犯,主要原因如下:

专利权本质上是国家授予的一种法定垄断权,即发明人在一定期限内对申请专利的发明享有法定垄断。在此期间,发明人可以通过***实施或者许可等方式,及时回收完成发明创造的投资,实现“创新效益再创新效益”的良性循环。然而,这种垄断与其他垄断有本质区别。在保护技术成果权利人权益的同时,专利法还旨在促进技术信息的尽快公开。因此,专利权的有效期远远短于著作权法。当专利权人未履行缴纳年费义务、自愿放弃专利权等其他原因导致专利权到期或者终止时,专利权即进入公共领域,成为公众可以自由使用的公共财富。在此基础上,它将创造更多的发现,促进科学和社会的进步。我国专利法***条一开始就指出,“鼓励发明创造,促进发明创造的应用”是专利法的立法宗旨。如果允许外观设计作品的著作权来阻止公众使用无效外观设计,这显然违背了专利制度的宗旨,司法机关不应鼓励这种做法。

专利权不同于普通财产权,其产生和变化需要向社会公布。为此,专利局设立专利登记册,记载专利权的授予、专利申请权的转让、专利权的无效宣告、专利权的终止等。专利法第四十四条明确规定,专利权在期满前终止的,应当经国务院专利行政部门登记公告。以专利行政部门专利公告的公示效果为基础的公众信赖利益应当受到法律保护。本案外观设计专利因未缴纳年费于2006年2月终止并公告。因此,公众有充分理由相信,该专利已进入公共领域,可以自由使用。如果仍然允许以享有外观设计专利中的外观设计图片的著作权为由阻止他人实施已经进入公共领域的专利,公众就不知道已经进入公共领域的专利的使用是否会受到著作权人的调查,这显然会损害公众的信任利益。

(3) 如果不单独给予版权保护,就不会有明显的不公平后果

一些国际条约,如《伯尔尼保护文学艺术作品公约》和《与贸易有关的知识产权协定》,规定成员国可以对版权施加某些限制。当然,对版权的限制应该符合一定的条件。对此,德国学者雷秉德总结出“三步走”的检验方法:一是相应行为确实是特例;二是相应的免费使用行为不损害作品的正常使用;三是不存在对作者合法利益的不合理损害。换言之,对版权进行某些限制的结果应该是公平的。本案中,被告使用无效设计,并不影响原告主张的作品的正常使用。事实上,被告实施无效外观设计本身具有专利制度赋予的合法性依据。而且,正如一审法院判决书所说,著作权在原外观设计效果范围以外的领域仍然具有法律效力,这意味着著作权在原外观设计效果范围内受到专利制度的限制。事实上,受让人谢新林在转让外观设计专利中的图片著作权时知道外观设计专利权被终止的事实,因此他应当知道,他对转让权利的行使应当受到专利制度的限制。

值得一提的是,本案与“晨光笔特装”不正当竞争案在当事人请求保护的正当依据和法官需要注意的事实上存在诸多差异。例如,在“晨光笔特殊装饰”一案中,原告指控被告使用其K35中性笔的独特装饰,法官首先要注意原告的K35中性笔是否构成“驰名商品”,它产生类似的商标识别功能,从而产生额外的利益或新的权利-禁止他人伪造。在本案中,原告主张的著作权与外观设计专利权同时存在一段时间,适用于同一种商品。有一个客观的交集。法官应当关注外观设计专利权的终止对著作权行使的影响,而不是是否存在新的权利。但笔者认为,这两个案件的结果是一样的。从本质上讲,“晨光笔特装”案也是从公平结果的角度出发的。再次明确禁止通过“搭便车”等不正当行为,从长期经营中攫取他人竞争优势,防止市场混乱。本案的处理并不意味着专利权终止的后果将来会发生变化。正如***法院在此案中指出的,“外观设计专利权的终止至少使公众收到了设计可能已经进入公共领域的信号。因此,主张外观设计受驰名商品独特包装装潢保护的权利人应当提供更充分的证据,证明该外观设计仍然受法律保护。”